[테마칼럼]말도 안 되는 법?

지식재산권 업무를 수행하다보면 참으로 딱한 처지에 놓인 사람들을 종종 만나게 된다. 며칠 전에 있었던 전화상담 내용이 바로 그런 경우에 해당한다. 甲이라는 사람이 2003년 5월 중순경에 제3자와 합작으로 건축자재 금형제품 A를 개발하고 사출까지 완료하여 시중에 물건을 판매하고 있었다.

그 제품은 기술적인 내용과 외관적 미려함에 있어서 기존의 타사제품과 차별되고 시장성도 높아서, 제품을 출시한 지 3개월이 경과한 2003년 8월경에는 매출실적이 급증하였다. 이에 사업적인 성공을 확신하게 된 甲은 2003년 10월 말에 그 제품에 대해서 의장등록출원을 하고 상당한 규모로 신규투자를 늘리기까지 한 마당이었다.

그런데 경쟁업자인 乙이 A와 유사한 금형제품 B에 대해 2003년 6월에 출원하여 2004년 4월에 의장등록을 받은 후, 시판중인 甲의 A제품에 대해 자신의 등록의장제품 B와 유사하다는 이유로 甲에게 A제품의 생산 및 판매를 중지할 것을 요구하고 나섰다. 甲으로서는 참으로 난감한 일이 아닐 수 없었다.

甲은 자신이 먼저 개발하여 이미 시중에 유통중인 물건을 乙이 모방하여 이를 출원하였기 때문에, B의장은 절대로 등록되어서는 안 된다는 것이었다. 그럼에도 불구하고 부당하게 등록을 받은 乙이 오히려 자신에게 의장권 침해를 이유로 형사고발을 하여 자신은 영업상 막대한 지장을 보게 되었다면서, ‘세상에 이런 말도 안 되는 법이 어디 있느냐’고 언성을 높였다.

물론 출원 전에 이미 알려진 의장이 아무 권한없는 타인에 의하여 무단으로 출원되었다면 그 출원은 등록되어서는 안 된다. 따라서 특허청에서는 500여만 건의 심사참증자료를 수집하여 의장심사에 적극 활용함으로써 부실권리가 발생되지 않도록 최선을 다하고 있다.

이번 사례에서 보듯이 자신이 개발한 의장을 출원하지 않은 채 먼저 실시부터 한 甲은 乙의 등록의장 B가 그 출원 전에 이미 알려진 것이라는 정보를 특허청에 제공하지 못하였고, 그 결과 B의장이 등록되는 것을 사전에 효과적으로 차단할 수 없었다.

따라서 甲의 선실시의장 A가 乙의 후출원의장 B와 유사하다면 ‘B등록의장은 그 출원 전에 이미 알려진 것’이라는 이유와 증거를 제시하여 사후적으로 의장등록무효심판을 청구할 수 밖에 없다. 반면 양 의장이 서로 유사하지 않다면, 선실시자인 甲이 직접 특허청에 ‘甲의 실시의장 A는 乙의 등록의장 B의 권리범위에 속하지 아니한다’라는 취지의 소극적 권리범위확인심판을 청구하거나, 후출원 등록권자인 乙이 ‘A의장은 B의장의 권리범위에 속한다’는 취지의 적극적인 권리범위확인심판을 청구할 때 같은 이유와 증거로써 대응하여야 한다.

민원인이 자신의 소중한 의장창작품을 출시하기 전에 최소한의 주의만 기울였더라면 ‘말도 안 되는 법’이라는 하소연은 하지 않았을 것이라는 안타까움과 함께, 개발된 디자인을 효과적으로 보호받기 위해서는 제품 출시 전에 먼저 출원부터 해야한다는 소중한 교훈을 일깨워 준 사례였다.